2017年美国最高法院判决译述(27)—一次对“专利流氓”的沉重打击

From 蒋彧/齐冠云法与译 2019-03-23

【本案涉及专利侵权案的管辖权争议，实质上在一定程度上打击了滥用“择地起诉”（forum shopping）的“专利流氓”行为，使之无法在明显偏向专利权人的州地区法院大肆起诉，攫取横财。研究专利法的同仁可以一读。

本案由蒋彧译述，齐冠云编辑。

蒋彧，华东政法大学商学院金融学学士，复旦大学法律硕士研究生在读。蒋彧同学刚入学不久便积极要求参与本翻译项目，这是她的第一篇作品。

齐冠云，华东政法大学国际法学学士，复旦大学国际金融法学研究生在读，今年刚入我门下，翻译第一个案例即表现不俗，特任命其担任副主编，这是他独立编辑的第一篇文章，把原稿修改得很血腥，所以我就没忍心下手——再加上我对IP案有些头大，所以基本上把他的修改稿直接推出。请大家批评指正。

By the way，我的学生们抗压能力都是一流，之前我就是没说而已，其实我给他们的作品之修改每次也都很血腥，看着修订格式的文本上一片红色，他们没有抑郁，没有抱怨，没有退缩，而是笑嘻嘻地接受挑战，继续翻译。我向他们致敬！】

TC哈特兰德公司诉卡夫食品公司

——一次对“专利流氓”的沉重打击

原案名：TC Heartland v. Kraft Foods GroupBrands LLC

判决日期：2017年5月22日

案号：16–341

判决原文：https://www.supremecourt.gov/opinions/16pdf/16-341_8n59.pdf

主笔：托马斯大法官（除戈萨奇大法官未参与本案的审理与判决外，其余所有大法官均附议）

判决主旨：

专利诉讼管辖条款是一项专门适用于专利诉讼的独立规定，其内容不受一般诉讼管辖条款的影响，也不因一般诉讼管辖条款的变动而变动。专利诉讼中，被告公司住所地为公司注册地，管辖法院应依此确定。

判决译述：

1. 美国法律中的专利诉讼管辖条款

本案焦点是对美国专利诉讼管辖的争议。在探讨案件前，非常有必要结合成文法和既有判例，预先为大家简述一下美国法律中专利诉讼管辖条款的“前世今生”：

（1）1400条b款的前身：1897年专利诉讼管辖法令

美国法律中的诉讼管辖条款最初源自于《1789年司法条例》，当时的诉讼管辖条款适用于包括专利诉讼在内的所有民事诉讼。

1897年，随着专利诉讼的增多，美国国会通过了一条专门适用于专利诉讼的管辖法令，该法令即为《美国法典汇编》第28编1400条b款的前身。该法令允许“专利权人在被告住所（inhabit）地或侵权行为发生且被告在此有长期固定的营业场所的地点，起诉侵权人”。当时公司“住所地”被认为是公司注册地。

1942年，最高法院在Stonite产品公司诉MelvinLloyd公司案（Stonite案）中明确了上述法令的适用范围：它是规范专利侵权诉讼管辖的唯一条款，并不受一般管辖条款的补充或修正。

（2）独立的专利诉讼管辖条款：1400条b款

1948年，美国国会对诉讼管辖条款进行了重新汇编：首先，国会通过了作为一般诉讼管辖条款的《美国法典汇编》第28编1391条。该条款对涉诉被告公司的“住所地”做出了普遍性的定义，该条文又在之后经历了两次修改，其具体内容将在后文详述；

其次，国会结合上文所述的1897年法令，将其编入《美国法典汇编》第28编1400条b款，至此《美国法典汇编》中的专利诉讼管辖条款诞生。该条款除将原法令中的“inhabits”改为“resides”，其他内容保持原状，至今都没有变动。

1957年，在Fourco玻璃公司诉Transmirra产品公司案（Fourco案）的判决中，最高法院阐明了专利诉讼的管辖问题：首先，Stonite案的判决被重新确认，1400条b款代替1897年法令，成为一项专门针对专利诉讼的独立的诉讼管辖条款；其次，尽管1391条中包含了“所有诉讼”等字眼，没有证据表明1948年的重新汇编旨在改变既定的专利诉讼管辖的规定；同时，最高法也确认了在现有《美国法典》第28编1400条b款中的“resides”与早年1897法令中的“inhabits”的含义一致，皆指的是公司注册地。

（3）“颠覆”专利诉讼管辖独立性的法律修正案

1988年和2011年，国会先后两次通过了有关《美国法典》第28编1391条的修正案。修改后的1391条表述为：“除非法律另有规定，该条款应适用于所有在地区法院提起的民事诉讼”，“在确定民事诉讼管辖地时，受理诉讼的地区法院对被告公司有属人管辖权即可认为该被告公司‘居住’（reside）于此地”。

VE控股公司诉Johnson汽油用具公司案（VE案）中，联邦巡回上诉法院认为，国会的修正案强调了1391条将“适用于所有民事诉讼”，因此相同章节下所有的诉讼管辖条款，包括1400条b款，都应根据1391条所确立的定义加以调整和补充。即专利诉讼中的被告公司“住所地”，也应为“对被告具有属人管辖权的地区”。

综合上述分析，我们发现，专利诉讼中被告公司的“住所地”，对于判断法院的管辖权具有重要意义。而《美国法典汇编》第28编1400条b款和1391条的修正案都对“住所地”做出了规定，解释这个概念时究竟依据哪一条文便成了一个棘手的问题。

究竟，专利诉讼管辖条款1400条b款的独立性是否真的被国会的修正案所“颠覆”？这个问题的答案将在本案中为大家揭晓！

2. 特拉华州地区法院有没有管辖权？

回到本案，原告美国卡夫公司是全球第二大食品公司，其四大核心产品系列为咖啡、糖果、乳制品及饮料；被告TC哈特兰德公司专门生产混合饮料，是卡夫公司的同业竞争者。卡夫公司在经营过程中发现TC哈特兰德公司的产品侵犯了他们的一项专利，决定起诉后者。

卡夫公司将起诉地选在特拉华州，理由是，虽然TC哈特兰德公司依照印第安纳州的法律设立，且总部设在印第安纳州，但该公司的侵权产品运往特拉华州销售，特拉华州地区法院对被告拥有“属人管辖权”。依照上述第1391条规定，特拉华州便可视为被告公司的住所地，特拉华州法院也就顺理成章的拥有对本案的管辖权。

在诉讼中，TC哈特兰德公司通过援引《美国法典汇编》第28编1400条b款中有关专利诉讼管辖权的专门规定和Fourco案的判例，对特拉华州地区法院的管辖权表示质疑，并要求将案件移送至印第安纳州的南区法院。特拉华州地区法院拒绝了TC哈特兰德的转案请求。

TC哈特兰德公司不服特拉华州地区法院的决定，将本案上诉至联邦巡回上诉法院。联邦巡回上诉法院基于其在VE案中的先例判决，认为Fourco案判决中对第1400条b款的解释已经被此案后国会对第1391条的修正案所修改，因此，被告公司的“住所地”（residence）的定义应依照第1391条。所以，联邦巡回上诉法院承认了特拉华州地区法院对该案的管辖权，并驳回被告TC哈特兰德公司的转案请求。

TC哈特兰德公司一怒之下将此案诉诸联邦最高法院。

3. 最高法院：专利诉讼中，公司住所地仍旧由1400条b款决定！

美国联邦最高法院推翻了联邦上诉法院在VE案中的意见。最高法院认为：专利诉讼管辖条款1400（b）中被告公司“住所地”的定义已经在Fourco案中得以确认，并且国会对该条文至今没有修正，也从未有人请求过最高法院复审Fourco案的判决意见。因此，判断“住所地”的含义是否改变的关键在于，国会修改一般诉讼管辖条款1391条的时候是否同时改变了1400条b款的内容。

最高法院认为该问题需要从以下三个方面进行分析：

（1）国会是否有清晰的修改意图？

通常情况下，如果国会有修改法律的意图，必须在新修的法规中有清晰的表达，但在当前版本的1391条中却难以发现此类表达。

最高法院认为，虽然1391条旨在为“所有诉讼管辖”提供一种“缺省规则”（defaultrule），但该表述与Fourco案判决时考察过的原1391条并无实质性的差异，所以应继续适用Fourco案判决中的解释——即1400条b款是一项独立的诉讼管辖条款，不受一般诉讼管辖条款中“缺省规则”的影响。

（2）新增的保留条款明确了Fourco案判决中的暗示！

最高法院认为，经过两次修正之后的1391条中包含了一条保留条款，即“法律另有规定”时1391条不再适用。然而在Fourco案判决之时，原1391条并没有任何保留或例外条款，最高法院依然认可了1400条b款的独立性。若依此逻辑，1400条b款显然属于一种“另有规定”，而结论便是专利诉讼管辖问题应当适用特殊法条1400条b款而非普遍性的1391条。可以说，国会在新修1391条时定然考虑到了Fourco案判决中意见，通过增加保留条款的方式明确了Fourco案中暗示的规则。

被告反驳道：保留条款规定在1391条a款，而有关“住所地”的定义是在1391条c款中规定的，因此保留条款不影响c款的效力。最高法院反驳了这一观点，1391条a款中明确指出，保留条款适用范围是整个1391条（theentire section）。

（3）国会是否在修正案中批准VE案的判决意见？

国会在2011年对1391条进行修正时，仅仅是删掉了原条文中“在本条款内”的语句，且新旧版本内容基本保持一致。可以说，该条文的修改并未表明国会批准了联邦上诉法院对VE案的判决意见。

4. 判决结果

最高法院撤销了联邦上诉法院的判决，认定国会对1391条的修改并没有改变Fourco案里解释的1400条b款的含义，1400条b款仍是规范专利诉讼管辖问题的唯一条款。因此，在专利诉讼中，被告公司的“住所地”仍仅仅是指公司注册地。本案应基于此意见继续审理。

由于本案被告公司的“住所地”在印第安纳州而非特拉华州，特拉华州的地区法院对该专利诉讼没有管辖权。最高法院的意见相当于肯定了TC哈特兰德公司的主张，认可了其转案请求。

此判决在一定程度上打击了滥用“择地起诉”（forumshopping）的“专利流氓”行为，使之无法在明显偏向专利权人的州地区法院大肆起诉，攫取横财。

上海小鲁—美国最高法院判例译述工作室出品

主编：高凌云

副主编：赵予慈齐冠云

撰稿人：赖雪金蒋佳颖郑家豪纪宁宁崔伟孙樱榕赵予慈齐冠云蒋彧陈曦

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